導(dǎo)讀

馳名商標(biāo)是為相關(guān)公眾廣為知曉的商標(biāo)，它不僅可以起到商標(biāo)的識(shí)別作用制止混淆，還能發(fā)揮表彰功能制止一定程度的聯(lián)想，從而具備巨大的商業(yè)價(jià)值。馳名商標(biāo)的形成需要較長(zhǎng)的培育過程，在此期間，為防止被搶注等風(fēng)險(xiǎn)，部分商標(biāo)權(quán)利人通常還會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)防御商標(biāo)，試圖從源頭上阻止不法行為。然而，商標(biāo)侵權(quán)行為無孔不入，一旦發(fā)生糾紛，防御商標(biāo)救濟(jì)作用有限。這種情況下，企業(yè)能否主張認(rèn)定主商標(biāo)為馳名商標(biāo)，獲得更強(qiáng)的跨類保護(hù)？近日，上海市高級(jí)人民法院審結(jié)一起侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案，認(rèn)定原告擁有防御商標(biāo)并不影響其主張認(rèn)定主商標(biāo)為馳名商標(biāo)，并根據(jù)在案證據(jù)，判決被告實(shí)施的非原樣使用其注冊(cè)商標(biāo)行為構(gòu)成侵權(quán)。該案判決有利于貫徹落實(shí)“權(quán)利保護(hù)”原則，給予商標(biāo)與其知名度相匹配的保護(hù)力度，對(duì)推動(dòng)商標(biāo)品牌建設(shè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有積極意義。

釘釘商標(biāo)被“搭便車”

2015年，某高新科技集團(tuán)推出一款企業(yè)級(jí)智能移動(dòng)辦公平臺(tái)——釘釘。某科技公司（以下簡(jiǎn)稱科技公司）和某信息公司（以下簡(jiǎn)稱信息公司）是研發(fā)并提供釘釘產(chǎn)品和服務(wù)的主體。

其間，該高新科技集團(tuán)分別申請(qǐng)注冊(cè)了第42類軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)等類別“釘釘”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第42類“釘釘”文字商標(biāo)）、第42類軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)等類別翅膀圖形商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第42類翅膀圖形商標(biāo)），注冊(cè)公告日期分別為2015年8月14日、2017年12月21日?？萍脊竞托畔⒐窘?jīng)授權(quán)，享有前述兩類注冊(cè)商標(biāo)的使用權(quán)。

經(jīng)過長(zhǎng)期使用和推廣，第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)逐漸在國(guó)內(nèi)享有較高知名度。

2016年9月12日，該高新科技集團(tuán)又申請(qǐng)注冊(cè)了第43類餐廳等類別翅膀圖形商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第43類翅膀圖形商標(biāo)），注冊(cè)公告日期為2018年5月7日?？萍脊竞托畔⒐窘?jīng)授權(quán)，享有該商標(biāo)使用權(quán)，并與從事相關(guān)餐飲服務(wù)的企業(yè)合作，為他們提供釘釘軟件等產(chǎn)品或服務(wù)。

2016年12月28日，某餐飲集團(tuán)創(chuàng)始人、某品牌公司董事長(zhǎng)賀某從案外人處受讓了第43類餐飲服務(wù)等類別、第29類食品產(chǎn)品等類別“釘釘冒菜”文字商標(biāo)，兩商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日為2015年11月19日。

2017年3月，該餐飲集團(tuán)孵化的首家項(xiàng)目子公司——某餐飲公司（以下簡(jiǎn)稱餐飲公司）成立，在招商手冊(cè)中載明“釘釘冒菜”圖文組合標(biāo)識(shí)為其經(jīng)營(yíng)的一家品牌公司的標(biāo)識(shí)，并印有該品牌公司字樣。2020年9月，釘某某冒菜店成立，經(jīng)營(yíng)者為賀某，亦在店鋪招牌、宣傳展板、點(diǎn)餐牌、室外立式海報(bào)以及某外賣平臺(tái)線上店鋪等上使用了“釘釘冒菜”圖文組合標(biāo)識(shí)。

而在使用“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)過程中，餐飲公司、釘某某冒菜店實(shí)施了大量非原樣使用行為。比如，使用了相關(guān)“釘釘”文字和翅膀圖形的組合標(biāo)識(shí)，或單獨(dú)使用翅膀圖形標(biāo)識(shí)；改變“釘釘冒菜”的字體并對(duì)其進(jìn)行拆分，橫向突出放大“釘釘”二字，并縮小“冒菜”二字豎向排列在“釘釘”的右側(cè)；在線上店鋪的菜單中也大量使用“釘釘﹢食品名稱”的文字組合，如“釘釘—午餐肉”等。

科技公司和信息公司發(fā)現(xiàn)后認(rèn)為，第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)，經(jīng)過長(zhǎng)期的使用和推廣，在國(guó)內(nèi)已為相關(guān)公眾廣泛知曉并具有較高的知名度和影響力，屬于馳名商標(biāo)。某品牌公司、餐飲公司、釘某某冒菜店、賀某、外賣平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商的行為破壞了前述商標(biāo)與軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)之間的直接密切聯(lián)系，減弱前述商標(biāo)的顯著性，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。故起訴到上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，請(qǐng)求判決五被告停止侵權(quán)、公開消除影響、賠償損失300萬(wàn)元。

兩原告還提交了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)文件、推廣報(bào)道等證據(jù)。證據(jù)顯示網(wǎng)名為“熱血小曾”的用戶曾在釘某某冒菜店線上店鋪發(fā)布評(píng)價(jià)稱，“釘釘不止可以辦公還可以吃冒菜，這邊新開了一家釘釘冒菜店”。被告賀某曾與設(shè)計(jì)公司簽訂設(shè)計(jì)方案，也載明要“借勢(shì)營(yíng)銷”“利用品牌名所具備的市場(chǎng)背書，迅速打造知名度”等。

鑒于該案涉及馳名商標(biāo)的認(rèn)定、案情較為復(fù)雜、對(duì)于同類案件具有普遍法律適用的指導(dǎo)意義，2021年12月，上海高院作出民事裁定書，對(duì)案件予以提級(jí)管轄。

“認(rèn)馳必要性”引爭(zhēng)議

“權(quán)利人已注冊(cè)防御商標(biāo)，本案缺乏認(rèn)定馳名商標(biāo)的必要性?！蓖徶?，原、被告圍繞“認(rèn)馳必要性”等問題展開了激烈交鋒。

原來，我國(guó)法律法規(guī)針對(duì)已注冊(cè)的馳名商標(biāo)，給予跨類保護(hù)，即可以禁止他人在不相同或者不相類似的商品及服務(wù)上注冊(cè)使用。然而，本案中，原告已經(jīng)享有第43類翅膀圖形商標(biāo)，即防御商標(biāo)，可將其作為權(quán)利基礎(chǔ)進(jìn)行商標(biāo)維權(quán)。在這種情況下，是否還有必要認(rèn)定馳名商標(biāo)、尋求跨類保護(hù)？

五被告認(rèn)為，沒有必要認(rèn)定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)為馳名商標(biāo)。即使認(rèn)定馳名商標(biāo)，也應(yīng)以被告“釘釘冒菜”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日，即2015年11月19日作為時(shí)間節(jié)點(diǎn)。原告目前的證據(jù)不足以證明第42類“釘釘”文字及翅膀圖形商標(biāo)在2015年11月19日之前已經(jīng)構(gòu)成馳名商標(biāo)。

同時(shí)，五被告還提出，被告賀某享有“釘釘冒菜”的商標(biāo)權(quán)，核準(zhǔn)使用服務(wù)項(xiàng)目包括餐飲。因此，他們?cè)诓宛^、餐廳服務(wù)及宣傳餐館服務(wù)上使用“釘釘冒菜”標(biāo)識(shí)屬于合法使用。被控侵權(quán)翅膀圖形標(biāo)識(shí)是其獨(dú)立創(chuàng)作而來，與原告權(quán)利商標(biāo)不相同也不近似，被告的行為不構(gòu)成侵權(quán)。

“雖然原告享有防御商標(biāo)，但在同時(shí)擁有多類別注冊(cè)商標(biāo)的情況下，有權(quán)根據(jù)訴訟策略、侵權(quán)情況，選擇主張某一商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)?！眱稍鎰t堅(jiān)持要求認(rèn)定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)為馳名商標(biāo)。

兩原告表示，在商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件中，防御商標(biāo)的事后救濟(jì)作用較小，很難像正常使用的注冊(cè)商標(biāo)一樣獲得相應(yīng)的保護(hù)。原告所享有的防御商標(biāo)不是個(gè)案認(rèn)定馳名商標(biāo)與否的考量因素。

上海高院審理后認(rèn)為，原告提交了大量證據(jù)，足以證明第42類“釘釘”文字商標(biāo)和翅膀圖形商標(biāo)在被告使用之時(shí)已經(jīng)馳名。被告在第35類商業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、第43類餐飲服務(wù)和第29類食品產(chǎn)品上非原樣注冊(cè)商標(biāo)使用行為，足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，減弱了涉案馳名商標(biāo)的顯著性，不正當(dāng)利用了該馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，致使原告利益受損，侵犯了原告馳名商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利。

但是，沒有證據(jù)表明，在被告“釘釘冒菜”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之時(shí)，即2015年11月19日，原告第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)。因此，被告可在其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)范圍內(nèi)繼續(xù)合法使用被訴“釘釘冒菜”商標(biāo)，不構(gòu)成對(duì)原告涉案商標(biāo)的侵犯。當(dāng)然，在原告涉案商標(biāo)業(yè)已馳名的情況下，被告應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格規(guī)范使用其“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的使用負(fù)有更高注意義務(wù)，不得進(jìn)行所謂“借勢(shì)營(yíng)銷”，不得突出或者單獨(dú)使用“釘釘”，更不得對(duì)其“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行變?cè)觳鸱质褂谩?/p>

被告外賣平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商收到訴狀后及時(shí)履行了“通知?jiǎng)h除”義務(wù)，已盡平臺(tái)注意義務(wù)，無需承擔(dān)責(zé)任。

綜上，上海高院一審判決被告某品牌公司、餐飲公司、釘某某冒菜店、賀某停止侵害并公開消除影響，餐飲公司、賀某連帶賠償50萬(wàn)元，某品牌公司、釘某某冒菜店對(duì)其中部分承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

本案一審判決后，各方當(dāng)事人均未提起上訴，一審判決已發(fā)生法律效力。

給予商標(biāo)與知名度相匹配的保護(hù)

原告在第43類注冊(cè)的防御商標(biāo)是否會(huì)影響對(duì)第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)馳名的認(rèn)定？上海高院審理后認(rèn)為，應(yīng)結(jié)合以下四方面予以綜合考慮。

一是關(guān)于馳名商標(biāo)保護(hù)的立法初衷。馳名商標(biāo)制度的立法目的是給予商標(biāo)與其知名度相匹配的保護(hù)力度。由于馳名商標(biāo)凝結(jié)了更高的商譽(yù)，具有更強(qiáng)的識(shí)別性，承載了權(quán)利人為維護(hù)品牌價(jià)值而付出的更多勞動(dòng)，故基于馳名商標(biāo)可獲得的保護(hù)，較之普通商標(biāo)或企業(yè)名稱權(quán)益而言，在禁用效力可及的范圍、損害賠償金額大小等方面存在明顯差異。倘若僅僅因?yàn)樯虡?biāo)權(quán)人出于防御目的在其他類別上注冊(cè)商標(biāo)，而禁止其選擇以持續(xù)使用的、高知名度的主商標(biāo)提起訴訟，這既不符合法律邏輯，也與法律保護(hù)馳名商標(biāo)的初衷背道而馳。

二是關(guān)于民事權(quán)利處分的商業(yè)實(shí)踐。根據(jù)民事訴訟法的處分原則，當(dāng)事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)處分自己的民事權(quán)利。所以，發(fā)生商標(biāo)侵權(quán)糾紛時(shí)，可以允許商標(biāo)權(quán)人選擇對(duì)其最為有利的商標(biāo)作為訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)。

三是關(guān)于原告受損法益的承載對(duì)象。本案中，由于原告的主營(yíng)業(yè)務(wù)集中于第42類軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)，對(duì)第42類文字及翅膀圖形注冊(cè)商標(biāo)投入的宣傳、經(jīng)營(yíng)成本也最高，在侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)，受損失的法益都集中于持續(xù)使用、高知名度的第42類注冊(cè)商標(biāo)，而非較少使用、低知名度的第43類翅膀圖形商標(biāo)。從損害填補(bǔ)的角度來看，也有必要對(duì)第42類文字和翅膀圖形商標(biāo)是否馳名進(jìn)行審查。

四是關(guān)于被告侵權(quán)行為的樣態(tài)表現(xiàn)。本案中，盡管原告在第43類已注冊(cè)有翅膀圖形商標(biāo)，但被訴侵權(quán)行為不止發(fā)生于第43類餐飲服務(wù)，還發(fā)生于第35類商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)以及第29類食品產(chǎn)品上。即便原告基于第43類注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行維權(quán)，其效果也不能及于其他類別，仍然需要通過認(rèn)定馳名商標(biāo)尋求跨類保護(hù)。

結(jié)合這些因素，上海高院認(rèn)為，原告享有第43類翅膀圖形注冊(cè)商標(biāo)并不影響其主張認(rèn)定第42類“釘釘”文字及翅膀圖形注冊(cè)商標(biāo)為馳名商標(biāo)，本案仍有必要對(duì)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)進(jìn)行審查。

需要注意的是，商標(biāo)被認(rèn)定馳名后可以獲得跨類保護(hù)，但跨類保護(hù)并不等于全類保護(hù)。本案中，釘釘辦公軟件在其線上平臺(tái)開設(shè)訂餐入口，各類餐飲APP借此上線了海量餐廳，可見辦公軟件的使用者天然就是餐飲服務(wù)的接受者。被告在設(shè)計(jì)方案中載明要“借勢(shì)營(yíng)銷”等，也從側(cè)面說明了其作為餐飲服務(wù)從業(yè)者對(duì)辦公軟件使用者進(jìn)行餐飲服務(wù)消費(fèi)的關(guān)注和洞察。而“釘釘”為多家知名餐飲類企業(yè)客戶提供釘釘軟件等產(chǎn)品或服務(wù)，使得釘釘辦公軟件的使用者與提供餐飲服務(wù)的經(jīng)營(yíng)者存在較多直接重合。一系列證據(jù)都證明，涉案馳名商標(biāo)與被訴商標(biāo)的商品或服務(wù)之間具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)程度，可以獲得第35類商業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、第43類餐飲服務(wù)和第29類食品產(chǎn)品上的跨類保護(hù)。

另外，本案被訴侵權(quán)行為既包括被告對(duì)“釘釘冒菜”文字商標(biāo)的原樣使用行為，也包括被告將“釘釘”搭配翅膀圖形等非原樣使用行為。雖然被告的非原樣使用行為致使原告利益受損，侵犯了原告馳名商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利，但根據(jù)馳名商標(biāo)司法解釋的規(guī)定，被告提出注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，若原告的商標(biāo)并不馳名，被告可繼續(xù)使用該商標(biāo)。本案中，被訴商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)于2015年11月19日，當(dāng)時(shí)第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)尚未達(dá)到馳名程度，故被告可在其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)范圍內(nèi)繼續(xù)合法使用被訴“釘釘冒菜”商標(biāo)，不構(gòu)成對(duì)原告馳名商標(biāo)的侵犯。

構(gòu)建合法有效的馳名商標(biāo)保護(hù)體系

華東政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師 王遷

馳名商標(biāo)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)物，可以帶來巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，成為生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者持續(xù)培育和經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)。所以如何對(duì)馳名商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)，也成為了各國(guó)商標(biāo)保護(hù)體系中需要關(guān)心的問題。

目前，我國(guó)針對(duì)已注冊(cè)的馳名商標(biāo)建立了跨類保護(hù)制度。但由于法律救濟(jì)的事后性，許多馳名商標(biāo)權(quán)利人通過在其無意立即使用商標(biāo)的商品或服務(wù)上注冊(cè)商標(biāo)（即所謂防御商標(biāo)），希望在源頭上阻止他人搶注商標(biāo)、攀附信譽(yù)。

然而，我國(guó)商標(biāo)法并沒有關(guān)于防御商標(biāo)的明確規(guī)定，任何注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年無正當(dāng)理由不使用的，他人都可以申請(qǐng)撤銷。此外，即使防御商標(biāo)的注冊(cè)人以他人未經(jīng)許可在相同商品上使用相同的防御商標(biāo)為由提起侵權(quán)訴訟，在他人提出三年不使用不賠償抗辯的情況下，由于注冊(cè)人往往無法舉證證明此前三年其曾經(jīng)使用過注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明因他人對(duì)防御商標(biāo)的侵權(quán)行為造成了其他損失，至多也只能獲得對(duì)方停止侵權(quán)的判決結(jié)果，無法獲得賠償。

在這樣的背景下，上海高院通過司法裁判表明，權(quán)利人享有防御商標(biāo)并不影響其主張認(rèn)定主商標(biāo)為馳名商標(biāo)，具有重要的理論和實(shí)踐意義。

一是明確了馳名商標(biāo)司法保護(hù)的價(jià)值導(dǎo)向。馳名商標(biāo)的認(rèn)定，不應(yīng)以在涉案商品或服務(wù)上是否存在同一權(quán)利人注冊(cè)的防御商標(biāo)為決定因素，而應(yīng)堅(jiān)持“權(quán)利保護(hù)”原則，給予商標(biāo)與其知名度相匹配的保護(hù)力度。本案中，在原告注冊(cè)有防御商標(biāo)的情況下，上海高院支持了其認(rèn)定馳名商標(biāo)、尋求跨類保護(hù)的訴請(qǐng)，有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)商標(biāo)的有效保護(hù)和全面保護(hù)，激勵(lì)企業(yè)加大馳名商標(biāo)培育力度。

二是為企業(yè)開展馳名商標(biāo)維權(quán)創(chuàng)新了路徑。馳名商標(biāo)凝聚了更高的商譽(yù)，需要經(jīng)過長(zhǎng)期的積累。在此過程中，如何既能減少商標(biāo)被搶注、商譽(yù)被攀附的風(fēng)險(xiǎn)，又能在受到侵害時(shí)獲得更強(qiáng)的保護(hù)？本案判決支持了企業(yè)在注冊(cè)防御商標(biāo)后，通過認(rèn)定主商標(biāo)馳名進(jìn)行維權(quán)的做法，對(duì)企業(yè)開展維權(quán)并獲得充分救濟(jì)，提供了有力保障。

三是明確了馳名商標(biāo)適當(dāng)保護(hù)的界限。馳名商標(biāo)可以獲得跨類保護(hù)，但跨類保護(hù)并非全類保護(hù)。本案判決不僅明確了馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的范圍，而且在分析被告行為時(shí)沒有“全盤否定”，而是對(duì)其原樣使用被訴侵權(quán)商標(biāo)、非原樣使用被訴侵權(quán)商標(biāo)分類施策，兼顧了打擊商標(biāo)“搭便車”行為與促進(jìn)商標(biāo)的合法使用，有助于營(yíng)造誠(chéng)實(shí)信用的商標(biāo)注冊(cè)和使用環(huán)境。（郭燕 徐俊 李泳霖 王遷）